wynalazek
Wynalazek, patent- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium)
23 kwietnia, 2020
Ochrona rozwiązań technicznych
Ochrona rozwiązań technicznych [patent, prawo ochronne, czy tajemnica?]
26 kwietnia, 2020

Komercjalizacja własności intelektualnej, czyli jak zarabiać na innowacji.

Komercjalizacja własności intelektualnej

Komercjalizacja własności intelektualnej, czyli jak zarabiać na innowacji i co ma do tego CTT, Centrum Transferu Technologii.

W tym artykule opowiem o strategii komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Z poprzednich moich artykułów dowiedziałeś się, jak identyfikować dobra niematerialne tworzone przez przedsiębiorstwo oraz jak je skutecznie chronić.

Tematem tego wpisu będzie kolejna strategia zarządzania własnością intelektualną, a mianowicie strategia komercyjnej eksploatacji praw własności intelektualnej.

Możliwość generowania zysków wynika ze zbywalnego i majątkowego charakteru praw własności intelektualnej oraz prawnej wyłączności uprawnionego podmiotu w zakresie rozporządzania prawami i decydowania kto i w jaki sposób może korzystać z chronionego rozwiązania.

Generowanie przychodów z eksploatacji własności intelektualnej może być zachętą do tworzenia i ochrony innowacyjnych rozwiązań. Może także stanowić źródło dochodów przedsiębiorstwa i sposób na zwiększenie jego wartości.

Z tego powodu dla wielu przedsiębiorstw problematyka ta ma istotne, praktyczne znaczenie.

Tak jak dla wielu polskich przedsiębiorstw, które uzyskują wiele nagród na różnych eventach i targach, za swoje innowacje.

Wieloma z tych użytecznych rozwiązań interesują się duża międzynarodowe korporacje.

Dlatego przedsiębiorstwo każdego z was powinno być zainteresowane prawnymi możliwościami komercjalizacji swojego rozwiązania.

Jakie możliwości ma więc przedsiębiorca w zakresie komercjalizacji praw własności intelektualnej?

Po pierwsze zyski związane z uzyskaniem prawnego monopolu na korzystanie z określonego wytworu można czerpać ze sprzedaży na rynku towarów lub ze świadczenia usług wykorzystujących określone rozwiązanie.

Wielu klientów kupuje bowiem dany towar ze względu na jego unikatowe cechy użytkowe, funkcjonalne lub estetyczne albo sięga po niego z uwagi na renomę produktu, której nośnikiem są oznaczenia identyfikujące produkt.

Po drugie istnieje możliwość odpłatnego rozporządzania prawami własności intelektualnej, chroniącymi produkty i usługi, poprzez zawarcie odpowiednich umów.

Podstawowymi narzędziami w tym zakresie są umowy przenoszące prawa oraz umowy licencyjne.

Po trzecie prawa własności intelektualnej ze względu na ich charakter majątkowy można „zainwestować” w działalność, która docelowo ma przynosić zysk poprzez na przykład wniesienie prawa o określonej wartości jako tak zwanego „aportu”, czyli wkładu niepieniężnego, do spółki kapitałowej.

Zbycie prawa, a licencjonowanie

Czym różni się zbycie prawa od licencjonowania?

Zacznę od zbycia prawa na drodze umowy przenoszącej prawo.

Otóż, zawierając taką umowę, uprawniony podmiot (zbywca) przenosi prawo na rzecz innej osoby (nabywcy), która jednocześnie staje się podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu tego prawa.

Przeniesienie prawa oznacza więc utratę przez zbywcę na rzecz nabywcy monopolu prawnego w zakresie korzystania i rozporządzania prawem będącym przedmiotem zbycia.

Oznacza to, że dotychczasowy uprawniony nie może nadal korzystać z prawa bez zgody nowego uprawnionego, to znaczy nabywcy.

Czy istnieją jakieś wymogi dotyczące tego typu umów?

Umowy przenoszące prawa własności intelektualnej muszą, pod rygorem nieważności, być zawarte na piśmie.

W przypadku umów przenoszących autorskie prawa majątkowe konieczne jest dochowanie także innych wymogów, w szczególności wymienienia w umowie pól eksploatacji, czyli określenia sposobów korzystania z utworów.

W stosunku do umów dotyczących praw własności przemysłowej warto pamiętać, że przeniesienie prawa jest skuteczne wobec osób trzecich, czyli niebędących stronami umowy przenoszącej prawo, dopiero po dokonaniu wpisu o przeniesieniu prawa we właściwym rejestrze Urzędu Patentowego.

Umowy licencyjne – licencjonowanie

W praktyce najczęstszym sposobem komercjalizacji jest licencjonowane, ponieważ niematerialny charakter wytworów chronionych prawami własności intelektualnej pozwala na jednoczesne, bezkolizyjne korzystanie z chronionego rozwiązania jednocześnie przez uprawnionego i inne podmioty.

Często więc uprawnione podmioty decydują się nie na zbycie prawa, ale udzielenie zgody na korzystanie z wytworu intelektualnego w oparciu o umowę licencyjną.

Zawierając umowę licencyjną, licencjodawca, czyli aktualny uprawniony, wyraża zgodę na korzystanie z przedmiotu własności intelektualnej przez inny podmiot (licencjobiorcę) na określonych warunkach czasowych, finansowych i na wskazanym terytorium.

W wyniku zawarcia umowy licencyjnej licencjodawca nie przestaje więc być uprawnionym z tytułu prawa (zachowuje prawo), a licencjobiorca nie nabywa tego prawa, a tylko uprawnienie do korzystania z wytworu chronionego prawem.

Jakich więc zasad należy przestrzegać przy zawieraniu takiej umowy?

Umowy licencyjne, dotyczące praw własności przemysłowej, pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.

Dodatkowo takie licencje powinny być wpisane do właściwych rejestrów Urzędu Patentowego, gdyż może się to okazać istotne w przypadku dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę.

Prawo autorskie zaś wymaga formy pisemnej jedynie dla umowy licencyjnej wyłącznej, również pod rygorem nieważność

Rodzaje licencji

Umowy licencyjne wyłączne są to umowy zawierane z jednym podmiotem (licencjobiorcą wyłącznym).

Zawierając taką umowę, licencjodawca zobowiązuje się, że nie udzieli innym podmiotom zgody na korzystanie z przedmiotu własności intelektualnej, którego dotyczy licencja.

Dzięki temu licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z chronionego dobra intelektualnego na zasadzie wyłączności.

Zawierając taką umowę, licencjodawca może jednocześnie zobowiązać się, że sam nie będzie korzystał z prawa przedmiotu licencji. Jest to tak zwana licencja wyłączna „mocna”.

Natomiast zawierając umowę licencyjną niewyłączną, licencjodawca wyraża zgodę na korzystanie w określonym zakresie z dobra intelektualnego przez jednego licencjobiorcę, z jednoczesnym zachowaniem możliwości udzielenia dalszych licencji w tym samym zakresie innym osobom,co skutkuje możliwością jednoczesnego korzystania przez wiele podmiotów z tego samego utworu, wynalazku, czy wzoru użytkowego.

Warto pamiętać, że istnieją także inne typowe rodzaje licencji, jak na przykład licencja pełna i licencja ograniczona.

Jeżeli w umowie licencyjnej licencjodawca nie ograniczył zakresu korzystania przez licencjobiorcę z wytworu intelektualnego, mamy do czynienia z licencją pełną.

Na podstawie takiej umowy licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z przedmiotu licencji w takim samym zakresie jak licencjodawca.

Z kolei, jeżeli w umowie zakres licencji został ograniczony przedmiotowo, terytorialnie, ilościowo czy czasowo – jest to licencja ograniczona.

W stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych mamy jeszcze do czynienia z tak zwaną licencją otwartą.

Licencjodawca składa w takim przypadku w Urzędzie Patentowym odpowiednie oświadczenie o gotowości udzielania licencji, a informacja o jego złożeniu wpisywana jest do
właściwego rejestru.

Licencja otwarta ma charakter pełny i niewyłączny.

W takim przypadku licencjodawca korzysta z obniżonych opłat za ochronę, ale pobierana przez niego opłata licencyjna nie może przekroczyć 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku po potrąceniu nakładów.

Licencja otwarta dopuszcza też możliwość korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego bez zawarcia umowy licencyjnej.

Licencjobiorca jednak jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia licencjodawcy o korzystaniu z rozwiązania.

Umowa sublicencyjna

Czy licencjobiorca może udzielać innym osobom kolejnych licencji?

W umowie licencyjnej uprawniony może zadecydować, czy wyraża zgodę na to, by licencjobiorca udzielał dalszej zgody na korzystanie z przedmiotu licencji przez inne podmioty na podstawie umowy zwanej sublicencyjną.

Jeżeli w umowie licencyjnej brak wyraźnych postanowień w tym zakresie, domniemywa się zakaz udzielenia sublicencji.

Umowa sublicencyjna jest więc szczególnym rodzajem umowy licencyjnej, ściśle związanej z tą umową w tym sensie, że dalsza zgoda na korzystanie może być udzielona tylko w takim zakresie, jaki wynika z pierwotnego upoważnienia, czyli z umowy licencyjnej.

Przykładowo, jeżeli umowa licencyjna jest udzielona na terytorium Polski, umowa sublicencyjna nie może być nieograniczona terytorialnie.

Czy umowy licencyjne zawsze są odpłatne?

Umowa licencyjna może mieć zarówno charakter umowy odpłatnej, jak i nieodpłatnej.

Jednak w przypadku umowy licencyjnej odpłatnej konieczna jest decyzja licencjodawcy co do sposobu uiszczania zapłaty przez licencjobiorcę.

Po pierwsze, uprawniony może ustalić opłatę licencyjną ryczałtową w określonej wysokości, którą licencjobiorca uiszcza zwykle przy zawarciu umowy.

Ten system opłat jest atrakcyjny dla licencjodawcy, ale ryzykowny dla licencjobiorcy, który już na początku korzystania z prawa musi uregulować, niekiedy wysoką, opłatę licencyjną.

Często ten rodzaj opłaty licencyjnej stosowany jest w przypadku umów licencyjnych wyłącznych.

Innym rodzajem opłat są opłaty licencyjne okresowe, czyli opłaty płacone cyklicznie w ustalonych terminach, kalkulowane zwykle w oparciu o określoną w umowie formułę, na przykład określony procent od sprzedaży towarów opartych na opatentowanym rozwiązaniu, procent od dochodów w danym okresie z tytułu świadczenia usług oznaczonych znakiem towarowym.

Opłaty licencyjne okresowe mogą też być oparte o zryczałtowaną kwotę. Taki system opłat niesie pewne ryzyko dla licencjodawcy, zwłaszcza w przypadku uzależnienia wysokości opłaty od aktywności licencjobiorcy.

Rodzajem opłat licencyjnych, balansujących ryzyko obu stron i często spotykanym w praktyce, są opłaty licencyjne mieszane, składające się zapłaty ryczałtowej oraz opłat okresowych.

Aport

Czy istnieją jeszcze inne możliwości w zakresie komercjalizacji praw własności intelektualnej?

Tak. Majątkowy oraz zbywalny charakter praw własności intelektualnej (z wyjątkiem autorskich praw osobistych) umożliwia wykorzystywanie tych praw jako narzędzia pewnej pośredniej komercjalizacji praw.

Polega ona na możliwości wniesienia prawa lub praw własności przemysłowej jako aportu, czyli wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

W ten sposób niejako „inwestuje” się prawa w podmiot utworzony na bazie własności intelektualnej, który następnie generuje zyski, zwykle z bezpośredniej komercjalizacji praw własności intelektualnej stanowiących własność spółki.

Koniecznym aspektem tej formy komercjalizacji jest wycena prawa w celu określenia jego wartości.

Wartość prawa jest podstawą dla kalkulacji wysokości udziałów, które stanowią równowartość prawa.

Ta strategia komercjalizacji może być stosowana przykładowo w przypadku, gdy przedsiębiorstwo chce utworzyć nową spółkę w celu dalszej komercjalizacji prawa.

Prawa własności intelektualnej mogą stanowić także aport w spółce tworzonej z innym podmiotem lub inwestorem.

Metody wyceny praw własności intelektualnej

Istotnym elementem w realizacji strategii komercjalizacji własności intelektualnej może być dokonanie wyceny praw własności intelektualnej.

Ma ona praktyczne znaczenie w szczególności w przypadku sprzedaży praw własności intelektualnej oraz wniesienia praw aportem do spółki.

Istotnym problemem jest brak wystandaryzowanych metod wyceny.

Wymusza to korzystanie z metod stosowanych w ekonomii – metody kosztowej, rynkowej, dochodowej – nie zawsze łatwych do wykorzystania dla oceny wartości dóbr niematerialnych.

Na czym polegają metody kosztowa, rynkowa i dochodowa?

Metoda kosztowa oparta jest na kalkulacji nakładów przeznaczonych na odtworzenie lub zastąpienie przedmiotu wyceny.

Metoda rynkowa korzysta natomiast z informacyjnej funkcji cen dotychczasowych transakcji zawartych w porównywalnych warunkach.

Metoda dochodowa uwzględnia z kolei przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane na dzień dokonywania wyceny.

Co powinienem uwzględnić przy wyborze metody wyceny?

Przy wyborze metody wyceny powinny być uwzględnione takie czynniki, jak:

  • przedmiot wyceny,
  • cel wyceny,
  • posiadane informacje,
  • data wyceny w kontekście okresu trwania wycenianego prawa

Niekiedy, w stosunku do jednego prawa własności intelektualnej warto zastosować kilka metod wyceny.

Trzeba ponadto podkreślić, że dokonanie wyceny wymaga zaangażowania właściwego specjalisty (rzecznika patentowego, biegłego rewidenta, biegłego z zakresu wycenianej technologii), co pociąga za sobą konieczność poniesienia kosztów finansowych.

O czym należy pamiętać:

Należy pamiętać, że:

  • strategia komercjalizacji powinna uwzględniać specyfikę własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz długoterminowe lub bieżące założenia strategii biznesowej;
  • licencjonowanie pozwala na zachowanie praw przez licencjodawcę, przy jednoczesnym generowaniu zysków związanych z korzystaniem z dóbr intelektualnych przez inne podmioty;
  • redagowanie umów licencyjnych lub przenoszących prawa powinno odbywać się z uwzględnieniem ustawowych wymogów i ograniczeń, w tym m.in. dotyczących formy umowy;
  • w umowach licencyjnych należy precyzyjnie określić formułę kalkulacji opłat licencyjnych, sposób wnoszenia opłat oraz zagwarantować licencjodawcy możliwość kontroli prawidłowości ich obliczania;
  • przeniesienie prawa własności przemysłowej jest skuteczne wobec osób niebędących stronami umowy przenoszącej prawo, po dokonaniu odpowiedniego wpisu we właściwym rejestrze Urzędu Patentowego.
mgr Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.

Zapisz się na newsletter.

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.